คำฟ้องและคำให้การ
โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยและคำสั่งไม่รับจดทะเบียนของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 651517 ของโจทก์ต่อไป
จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง
คำพิพากษาศาลล่าง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามหนังสือของสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ พณ 0704/16676 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 1235/2551 ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 651517 ต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ
จำเลยอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีต่อศาลฎีกา
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งไม่รับคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีของจำเลย
จำเลยอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังยุติได้ว่า เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการอักษรโรมันคำว่า "HAVE IT YOUR WAY" อ่านว่า "แฮฟ อิต ยอร์ เวย์" สำหรับบริการจำพวก 43 รายการบริการ ภัตตาคาร เป็นคำขอเลขที่ 651517 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน โดยให้เหตุผลว่าเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเนื่องจากคำว่า "HAVE IT YOUR WAY" มีความหมายว่า "รับประทานมันตามใจ หรือตามแบบของคุณ" นับเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการโดยตรง ส่วนหลักฐานที่โจทก์นำมาแสดงไม่เพียงพอจะนับได้ว่ามีการใช้เครื่องหมายบริการดังกล่าวจนถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะแล้วตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
เพราะหลักฐานส่วนใหญ่เป็นคำขอจดทะเบียนในต่างประเทศ ส่วนการโฆษณานั้นเป็นการใช้คำดังกล่าวประกอบกับเครื่องหมายอื่นหรือคำอื่น โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยและคำสั่งว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์คำว่า "HAVE IT YOUR WAY" ตามพจนานุกรม A NEW ENGLISH - THAI DICTIONARY คำว่า HAVE แปลว่า มี ประกอบด้วย ได้รับ เอา เอาได้ คำว่า IT แปลว่า มัน คำว่า YOUR แปลว่า ของท่าน ของคุณ คำว่า WAY แปลว่า ทาง หนทาง เส้นทาง แนวทาง วิถีทาง วิธีการ รูปแบบ รวมกันสื่อความหมายได้ว่า "มีทุกอย่างตามที่คุณต้องการ" นับว่าเป็นคำบรรยายทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน สำหรับหลักฐานที่โจทก์นำมาแสดงและนำมาแสดงเพิ่มเติม เช่น แผ่นพับและการโฆษณาในนิตยสาร BK MAGAZINE ฉบับที่ 28 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2550 หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา อิสราเอล จาเมกา จอร์แดน ป้ายโฆษณาที่ใช้คำว่า HAVE IT YOUR WAY กับคำว่า BURGERKING ที่โฆษณาในสถานที่ต่าง ๆ สำเนาการโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์และการทำการตลาดร่วมกับบัตรเครดิต (VISA) เป็นต้นนั้นยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์ได้มีการโฆษณาหรือใช้เครื่องหมายบริการนั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดอันจะถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ จึงมีมติให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามคำขอของโจทก์
ศาลฎีกาวินิจฉัย
มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า เครื่องหมายบริการข้อความว่า "HAVE IT YOUR WAY" ของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 651517 เป็นคำและข้อความทั่วไปอันไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการนั้นทราบและเข้าใจได้ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างไปจากบริการอื่น จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง หรือไม่ เห็นว่า แม้ว่าเครื่องหมายบริการข้อความว่า "HAVE IT YOUR WAY" ที่โจทก์ขอยื่นจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 651517 เพื่อใช้กับบริการจำพวก 43 รายการบริการ ภัตตาคาร จะเป็นคำหลายคำซึ่งประกอบไปด้วยคำว่า "HAVE" คำว่า "IT" คำว่า "YOUR" คำว่า "WAY" ซึ่งตามพจนานุกรมคำว่า "HAVE" แปลว่า "มี ประกอบด้วย ได้รับ
เอา เอาได้" คำว่า "IT" ซึ่งแปลว่า "มัน" คำว่า "YOUR" ซึ่งแปลว่า "ขอบคุณ" และคำว่า "WAY" ซึ่งแปลว่า "ทาง หนทาง เส้นทาง แนวทาง วิถีทาง วิธีการ รูปแบบ" มารวมกันเป็นข้อความ ซึ่งอาจแปลได้ความหมายว่า "มีมันตามทางของคุณ" หรือ "รับประทานมันตามใจ หรือตามแบบของคุณ" หรือสื่อความหมายได้ว่า "มีทุกอย่างที่คุณต้องการ หรือตามใจปรารถนา" ซึ่งมีลักษณะเป็นคำบรรยายทั่วไปก็ตาม แต่ข้อความดังกล่าวจะเป็นเครื่องหมายบริการได้ ก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 กล่าวคือ เป็นเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการเพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น และในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายบริการนั้น
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 กล่าวคือ ต้องเป็นเครื่องหมายบริการอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการนั้นทราบและเข้าใจได้ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างไปจากบริการอื่น และหากเป็นเครื่องหมายบริการที่เป็นคำหรือข้อความ คำหรือข้อความนั้นต้องไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการนั้นโดยตรง แต่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายมาตราใดที่ระบุว่าเครื่องหมายที่เป็นคำหรือข้อความทั่วไปถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ หากคำหรือข้อความนั้นได้ถูกใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการเพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายของบุคคลอื่นจนมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการนั้นทราบ
เข้าใจและสามารถแยกแยะได้ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างไปจากบริการอื่น ดังนั้น จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงหรือผู้ขอจดทะเบียนสามารถพิสูจน์ได้ว่าเครื่องหมายที่เป็นคำหรือข้อความดังกล่าวมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการนั้นทราบและเข้าใจได้ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการดังกล่าวนั้นแตกต่างจากบริการอื่นอย่างไร นอกจากนี้ข้อความหรือคำที่จะถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะก็ต้องเป็นข้อความหรือคำที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการนั้นโดยตรงตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) เพราะไม่ควรที่จะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรือผูกขาดในข้อความหรือคำที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะหรือชนิดหรือประเภทของบริการนั้นโดยตรง ซึ่งบุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะใช้ข้อความหรือคำที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของบริการกับบริการของตนได้
รวมทั้งมีสิทธิในการนำข้อความหรือคำที่แสดงถึงคุณสมบัติของบริการโดยตรงไปใช้พรรณนาหรือโฆษณาคุณภาพของบริการของตนได้ สำหรับเครื่องหมายบริการข้อความว่า "HAVE IT YOUR WAY" แม้จะมีลักษณะเป็นคำบรรยายแต่เมื่อข้อเท็จจริงฟังยุติได้ว่า ก่อนที่โจทก์จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการข้อความว่า "HAVE IT YOUR WAY" ตามคำขอเลขที่ 651517 โจทก์ได้รับการจดทะเบียนและใช้เครื่องหมายบริการดังกล่าวกับบริการประเภทภัตตาคารซึ่งเป็นร้านอาหารประเภทจานด่วน (Fast Food) ที่จำหน่ายแฮมเบอร์เกอร์และเครื่องดื่มเป็นอาหารหลักภายในร้านค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ "BURGER KING" ของโจทก์ในต่างประเทศหลายสิบประเทศ รวมทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี
สำหรับในประเทศไทยโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายบริการข้อความดังกล่าวกับบริการประเภทภัตตาคารซึ่งเป็นร้านอาหารประเภทจานด่วน (Fast Food) ที่จำหน่ายแฮมเบอร์เกอร์และเครื่องดื่มเป็นอาคารหลักภายในร้านค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ "BURGER KING" ของโจทก์ทั้งในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดปริมณฑล เช่น ในสนามบินต่าง ๆ เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น ร้านภายในห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ ทั่วไป เช่น ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ และบนถนนหลายสายภายในกรุงเทพมหานครที่เป็นแหล่งชุมชน รวมทั้งร้านอาหารของโจทก์ในแหล่งการค้าต่าง ๆ ในต่างจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ พัทยา จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ โดยผู้บริโภคซึ่งเป็นลูกค้าหลักของโจทก์ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นในวัยศึกษาเล่าเรียน และหนุ่มสาวในวัยทำงานที่มักใช้ชีวิตแบบเร่งรีบและนิยมบริโภคอาหารจานด่วนประเภทแฮมเบอร์เกอร์เป็นหลัก รวมทั้งชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือทำงานในประเทศไทยนอกจากนี้โจทก์ก็ได้มีการโฆษณาเครื่องหมายบริการข้อความดังกล่าวในนิตยสาร BK MAGAZINE ในสื่อสิ่งพิมพ์และการทำตลาดร่วมกับบัตรเครดิต (VISA) ป้ายโฆษณาในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณาที่จังหวัดเชียงใหม่ ป้ายโฆษณาบนอาคารในถนนทองหล่อ ป้ายโฆษณาที่ถนนตะนาวในกรุงเทพมหานคร ป้ายโฆษณาที่หาดเฉวงเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเมื่อผู้ใช้บริการเห็นเครื่องหมายบริการข้อความดังกล่าวก็จะทราบได้ทันทีว่าเป็นเครื่องหมายบริการของโจทก์ และเครื่องหมายบริการดังกล่าวจะปรากฏเฉพาะที่ร้านอาหาร ที่ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ
"BURGER KING" ของโจทก์ และไม่ปรากฏอยู่ในร้านที่ขายอาหารประเภทเดียวกันที่ไม่ใช่ร้านของโจทก์ จึงรับฟังได้ว่า เครื่องหมายบริการข้อความดังกล่าวมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการนั้นทราบและเข้าใจได้ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างไปจากบริการอื่น ทั้งข้อความ "HAVE IT YOUR WAY" ดังกล่าวซึ่งแปลได้ความหมายว่า "มีมันตามทางของคุณ" หรือ "รับประทานมันตามใจ หรือตามแบบของคุณ" หรือสื่อความหมายได้ว่า "มีทุกอย่างที่คุณต้องการหรือตามใจปรารถนา" แต่เมื่อนำไปใช้กับบริการจำพวก 43 รายการบริการ ภัตตาคาร ตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ ก็ไม่ทำให้เข้าใจหรือแสดงเห็นได้ว่าลักษณะของบริการนั้นเป็นอย่างไรหรือมีคุณสมบัติอย่างไร จึงไม่อาจถือว่า
"HAVE IT YOUR WAY" เป็นข้อความที่แสดงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของภัตตาคารโดยตรง ดังนั้น เครื่องหมายบริการข้อความว่า "HAVE IT YOUR WAY" จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคหนึ่ง ที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า เครื่องหมายบริการข้อความว่า "HAVE IT YOUR WAY" ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 651517 ของโจทก์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ กับไม่รับจดทะเบียนให้ จึงเป็นคำสั่งและคำวินิจฉัยที่ไม่ต้องตามบทกฎหมายตามที่วินิจฉัยมาดังกล่าว ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล
อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่าเครื่องหมายบริการข้อความว่า "HAVE IT YOUR WAY" ของโจทก์เป็นข้อความที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเช่นนี้ย่อมไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยในประเด็นอื่นอีกเพราะไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลง
Result
พิพากษายืนและยกอุทธรณ์คำสั่งที่จำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี เนื่องจากจำเลยไม่เสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ในส่วนอุทธรณ์คำสั่งจึงไม่มีค่าขึ้นศาลคืนให้ ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ
